转让他人注册商标的民事行为
裁判要旨 商标转让公告的时间一般不能作为认定原注册人应当知道其权利受到侵犯而适用诉讼时效的起算时间，除非原注册人确已知道该事实。如系争商标被再次转让的，对于受让人是否适用善意取得制度，要结合具体案情综合考虑。
案情 原告黄岩北城羊毛衫厂成立于1993年7月12日，主营羊毛衫制造、加工，原名黄岩市北城羊毛衫厂。因黄岩市撤市设区，1995年5月5日，该厂的名称变更为黄岩北城羊毛衫厂，即现名。1995年9月21日，原告经商标局核准注册了“费雷”(文字、拼音与图形组合)商标，注册号为第767897号，核定使用商品第25类：羊毛衫，注册有效期限为10年。1997年7月15日，因原告未在规定时间内申报年检，台州市工商行政管理局黄岩分局对原告作出吊销营业执照的行政处罚决定，但原告至今未办理注销手续。
2004年11月2日，浙江省台州市工商行政管理局黄岩分局注册分局出具《证明》称：“黄岩市北城羊毛衫厂于1995年5月5日，因撤市设区由黄岩市北城羊毛衫厂变更为黄岩北城羊毛衫厂后，直到1997年7月被黄岩工商分局吊销营业执照，‘黄岩北城羊毛衫厂’字样的企业印章未在该企业档案中出现过。”同日，台州市工商行政管理局黄岩分局城北工商所出具《证明》称：“黄岩市北城羊毛衫厂于1995年9月21日申请取得的注册号为第767897号的‘费雷’商标注册证原件，于1996年1月由浙江省商标事务所发至我单位后，黄岩市北城羊毛衫厂一直未来领取该证，故该商标注册证原件一直由我单位保管，直至2004年5月30日该厂法定代表人张友国之子因为该商标续展，到我单位复印过该商标注册证，但注册证原件仍由我单位保管至今。”
2000年11月28日，上述注册商标被核准转让至舒婷公司名下，在转让注册商标申请书的转让人一栏盖有“黄岩北城羊毛衫厂”的公章。
舒婷公司于2000年4月28日成立，经营范围为服装加工、鞋帽、针纺织面料及辅料、日用百货销售，于2002年11月19日被吊销营业执照，目前尚未办理注销手续。
费雷公司于2002年6月27日成立，经营范围为服装、鞋帽、皮革制品、箱包、日用百货、化妆品、洗涤用品、眼镜、通讯器材、家用电器、电脑及配件、工艺礼品、五金交电、建筑材料、装潢材料批发、零售，服装生产、销售。2002年11月2日，两被告签订了一份《注册商标转让合同》，约定舒婷公司将上述商标转让给费雷公司，商标权转让费用为人民币5.8万元。商标局核准了上述转让。之后，费雷公司以遗失商标注册证为由，向商标局申请补发商标注册证。费雷公司受让上述注册商标后销售过“费雷服装”并做过该品牌服装的广告宣传。
2004年5月17日，原告与浙江黄岩南倩制衣厂签订了一份《“费雷”商标转让协议》，约定将第767897号“费雷”商标转让给南倩厂所有，转让费为人民币8000元。同年5月30日，原告在委托台州市商标事务所有限公司办理上述商标的转让及续展手续时，得知该商标已被转让给费雷公司。
2005年1月21日，原告向上海市第一中级人民法院起诉被告舒婷公司和费雷公司侵犯其商标权。原告诉称，原告通过合法申请取得“费雷”注册商标的所有权，在毫不知情的情况下，被采取非法手段转让至舒婷公司，后又被实际控制两被告的任春、陈胜华和陈胜淼等三人通过架空老公司，成立新公司的手段来达到逃避非法转让原告注册商标所有权所要承担的法律责任。因此，舒婷公司受让该注册商标的行为系非法行为，应属无效;费雷公司作为非善意第三人受让该商标的行为也应属无效。原告请求法院确认两被告受让及转让“费雷”商标的行为无效，并确认上述商标为原告所有。
2005年9月28日，原告的法定代表人张友国向法院出具了一份《关于我厂印章的说明》，内容是：“我厂于1995年2月9日在黄岩城北工商所参加1994年度企业年检后，由于不慎将原印章遗失，我厂在1995年2月底由于要使用印章，当时询问过工商所说年检没有核准，不能刻制黄岩北城羊毛衫厂的印章，为此我厂重新刻制了一个黄岩市北城羊毛衫厂的印章，为了与遗失的印章有一个区别，不使别人冒用我厂的印章，特刻制了一个与原来不一样的印章使用。在1995年5月5日黄岩工商分局核准我厂为黄岩北城羊毛衫厂后，我厂由于亏损、负债等原因没有经营了，因此就没有去刻制黄岩北城羊毛衫厂的印章，且以后由于我厂没有经营，所以在工商局没有办理过变更登记、年检登记，因此在工商局没有留下我厂后来使用的印章。”黄岩区北城街道办事处企业办公室在张友国的说明上批注“情况属实”。
另查明，费雷公司的法定代表人任春也是舒婷公司的监事，任春的姐姐任小春与舒婷公司的法定代表人陈胜华是夫妻关系，陈胜华之兄陈胜淼是费雷公司的股东。
舒婷公司辩称：1.原告的起诉不符合事实，被告系合法受让取得系争商标;2.两被告不存在架空老公司，非法受让商标的情况;3.原告的起诉已超过诉讼时效。综上所述，被告舒婷公司请求法院驳回原告的诉讼请求。
费雷公司辩称：1.原告已经被吊销营业执照，其企业法人资格已经终止，故原告不具备诉讼主体资格;2.原告据以起诉的公章与工商登记的不一致，故不能代表原告的行为;3.企业的行为独立于股东的行为，费雷公司从舒婷公司处受让系争商标是善意、合法、有效的，而且被告取得该商标后一直在实际使用，为此投入巨大费用。据此，费雷公司请求法院驳回原告的诉讼请求。
裁决
上海市第一中级人民法院依据商标法第五十五条第(二)项、第六十一条第一款、第九十六条、第一百三十四条第一款第(四)项、合同法第五十一条、第五十六条的规定，于2006年5月29日作出一审判决：一、确认舒婷公司受让“费雷”注册商标(注册号为第767897号)的行为依法不成立;二、确认舒婷公司与费雷公司之间转让“费雷”注册商标(注册号为第767897号)的行为无效;三、费雷公司于判决生效之日起30日内向原告黄岩北城羊毛衫厂返还“费雷”注册商标。
判决后，两被告不服，提起上诉。上海市高级人民法院同年10月10日作出驳回上诉，维持原判的终审判决。
评析
一、本案的争议焦点之一是本案起诉是否是原告的真实意思表示以及原告是否具有本案诉讼主体资格
虽然原告的企业名称已由“黄岩市北城羊毛衫厂”变更为“黄岩北城羊毛衫厂”，但根据原告法定代表人张友国的说明，原告实际并没有去刻制过“黄岩北城羊毛衫厂”的印章，台州市工商行政管理局黄岩分局注册分局也证明“黄岩北城羊毛衫厂”字样的企业印章未在原告的企业档案中出现过，故除了转让系争注册商标申请书上出现过“黄岩北城羊毛衫厂”字样的印章外，并无其他证据能证明原告使用过“黄岩北城羊毛衫厂”字样的印章。但舒婷公司提供的证据不能证明转让系争注册商标申请书上转让人一栏内“黄岩北城羊毛衫厂”的印章是原告所盖，故无法认定原告使用过“黄岩北城羊毛衫厂”的印章。至于原告在起诉状上所盖的印章与原告工商登记材料中的印章不一致的情况，原告法定代表人已经说明是由于原印章遗失，新刻制的印章没有在工商局备案所致，故可以认定本案起诉是原告的真实意思表示。此外，虽然原告已被吊销营业执照，但并未办理注销手续，故根据有关规定，原告仍然具备诉讼主体资格。综上所述，本案起诉是原告的真实意思表示，原告具有本案诉讼主体资格。
二、本案的争议焦点之二是两被告受让及转让系争注册商标的行为是否合法、有效以及费雷公司是否善意取得系争注册商标
如前所述，舒婷公司提供的证据不能证明转让系争注册商标申请书上转让人一栏内“黄岩北城羊毛衫厂”的印章是原告所盖，故无法认定向被告舒婷公司转让系争注册商标是原告的真实意思表示，根据民法通则第五十五条的规定：“民事法律行为应当具备下列条件：……(二)意思表示真实”，舒婷公司受让系争注册商标的行为依法不能成立，其擅自转让系争注册商标的行为侵犯了原告的注册商标专用权，因此舒婷公司不能取得系争注册商标的所有权。有鉴于此，舒婷公司向费雷公司转让系争注册商标的行为应属无权处分。根据合同法第五十一条的规定：“无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效”，但舒婷公司未成就上述条件，故舒婷公司向费雷公司转让系争注册商标的行为归于无效，费雷公司亦不能因此取得系争注册商标的所有权。此外，两被告虽为两个不同的法人主体，但双方的法定代表人以及内部高层管理人员之间均具有近亲属关系，因此费雷公司提出的其对舒婷公司如何取得系争“费雷”商标毫不知情的说法明显不符合事实，故其不具备法律规定的善意第三人的条件，费雷公司认为其是善意取得系争注册商标的辩解事实和法律依据不足。
三、本案的争议焦点之三是原告的起诉是否超过诉讼时效
民法通则第一百三十五条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，该法第一百三十七条又规定，诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。舒婷公司认为其受让系争注册商标的公告在2000年11月发出，而原告直到2005年1月才起诉，超过了法定的诉讼时效。但原告认为其对2000年11月的商标转让毫不知情，直到2004年5月其自己办理商标转让手续时才发现商标已被非法转让，故原告的起诉未过诉讼时效。法院认为，虽然商标局的公告是向社会公众发出，但原告作为系争注册商标的权利人，在仍然控制着权利证明的情况下，没有理由去担心自己合法的商标权会被非法侵占，故原告没有义务去关注上述商标转让公告，否则，商标权人合法的预期利益将难以得到保障，稳定的商标管理秩序将受到扰乱。因此，舒婷公司仅以商标转让公告推定原告应当知道系争商标被转让，进而认为原告的起诉已超过诉讼时效的辩解理由，法院不予采纳。从原告提供的证据来看，其从知道自己的合法权利受到侵害至提起诉讼并未超过二年的诉讼时效。综上所述，舒婷公司擅自转让系争注册商标的行为是侵犯原告注册商标专用权的行为，该转让行为依法不成立，两被告之间转让系争注册商标的行为亦应归于无效。
四、本案的其他法律问题
(一)本案纠纷是通过民事诉讼解决还是行政诉讼解决?
行政诉讼与民事诉讼的角度不同，行政诉讼审查的是被诉行政行为的合法性。根据目前的商标转让制度，转让注册商标只要求受让人向商标局提交转让注册商标申请书即可。如果擅自转让他人注册商标的行为人私自刻制商标注册人的公章，通常情况下商标局是无法识别的(明显能辨别真伪的除外)。如果受理行政诉讼的法院为了实体上的公正判决撤销商标局核准转让注册商标的行政行为，对商标局来说未免有失公正。因为商标被擅自转让是他人的非法行为造成的，而不是商标局的过错，而且由于行政诉讼的举证责任在商标局，因此也不利于查清系争商标转让的原委。因此，通过民事诉讼解决争议更贴近纠纷的本质属性，更有利于查明案件事实，商标局只需协助执行生效民事判决即可。
(二)民事诉讼的案由如何确定?
实践中存在三种意见：
第一种意见认为应定商标转让合同纠纷的案由，理由是上述纠纷中一般出现一个或多个商标转让行为，原告要求法院宣告这些商标转让合同无效，返还商标，故理应为商标转让合同纠纷。笔者不同意这种意见，因为上述商标转让合同原告均未参与，也不是合同当事人，根据合同相对性原理，不宜将案件定性为商标转让合同纠纷。
第二种意见认为应定商标侵权纠纷的案由，理由是擅自转让他人注册商标的行为人实质上是侵犯了他人的商标所有权，即非法将他人的注册商标占为己有。但笔者对这种意见也不十分赞同，原因有二：一是商标侵权的案由对擅自转让他人注册商标的行为人来说是贴切的，但对于系争商标后面的受让人来说，并不一定准确，因为之后的受让人也可能是善意的;二是如将此类纠纷定为商标侵权纠纷，不易与传统的商标侵权纠纷区别开来，也不利于商标案件的分类统计。
第三种意见认为应定商标权属纠纷的案由，理由是系争商标在原来的所有人与现在的所有人之间发生了权属争议，需要由法院作出裁断。如果现在的所有人是合法取得系争商标的，且保护现在的所有人价值取向更大的，则系争商标可以归现在的所有人所有;如果现在的所有人是恶意取得系争商标，或者取得系争商标缺乏法律依据的，则系争商标应归还原来的所有人。
五、本案的启示
目前出现商标权人控制着商标注册证，而商标被他人非法转让的现象，是由于现行《商标法实施条例》第二十五条简化了原商标转让手续，即省略了在商标转让过程中要附送原《商标注册证》这一要求，而只要求受让人向商标局提交转让注册商标申请书即可。该条的立法本意是为了避免在商标核准转让的过程中给商标权人正常行使商标权造成不便，但却给一些不法分子恶意转让他人商标以可乘之机。笔者从商标局了解到，上述现象已经引起商标局的重视，目前商标局在办理商标转让的过程中，增加向原商标注册人发出告知书的程序，以期杜绝恶意转让他人商标现象的出现，但实践中仍会出现问题，比如原商标注册人的地址已变更却未办理变更手续导致告知书被退回等等。因此，笔者建议立法机关能够从立法上完善商标转让程序，使得商标转让既便捷又有序，能更好地为经济建设服务。
