不当行使注册商标权也可构成对他人商标侵权

一、案件基本事实和两审裁判情况：
　　1997年3月14日，烟台市正亚粮油食品公司获得“蓝白”注册商标专用权，核定使用商品为第30类，即面包、糕点、代乳制品、馅饼、肉馅饼、饺子、小包子、春卷、炒饭、粥、年糕、粽子、元宵、煎饼、八宝饭、豆沙、醪糟、火烧、大饼、馒头、花卷、豆包、盒饭、米、面粉（包括五谷杂粮）、面条及米面制品、膨化食品、豆制品。注册有效期限自1997年3月14日至2007年3月13日。商标由“蓝白”两字和图形组成，图形是一个盘状物体上放置两个相连的馒头状半圆，注册证号为962086号。
　　1998年8月28日，经国家商标局核准，第962086号商标转让注册，受让人为原告烟台蓝白食品有限公司。2001年4月27日，山东省工商行政管理局颁发给烟台蓝白公司著名商标证书。
　　2000年10月8日，台商王文政向国家商标局申请注册由图形与文字“蓝&白”组成的商标，图形为蓝白相间的方块，中间的二个白色方块上标有英文“&”，图形下方为醒目的汉字“蓝&白”，2002年2月14日，王文政获得注册商标专用权。商标注册证号为第1715904。该商标核定服务项目为第42类，即餐厅、餐馆、快餐馆、流动饮食供应、备办宴席、酒吧、茶馆、咖啡馆、自助餐馆。注册有效期限自2002年2月14日至2012年2月13日止。
　　2002年1月27日，蓝白企划服务部（甲方）、广州方块蓝企业策划有限公司（乙方）与被告王东刚（丙方）签订了技术服务合同。约定丙方同意使用甲方的管理技术，设立“蓝&白”中式速食餐饮店，甲方于丙方店开业时提供丙方由甲方开发完善成型、用于中式速食餐饮、经营具有统一性的、独自的经营技术系统和一整套的管理手册。丙方同意乙方作为甲方管理技术的执行人，为丙方提供开业指导及经营期间管理技术指导服务工作；双方还对乙方技术服务项目、店面、装潢、招牌等之设计与维修（丙方须根据乙方之CIS整体计划进行装潢装修店面，非经乙方书面同意，丙方不得任意变更。装修施工、设计图须经乙方确定后由丙方自行发包）、设备之使用与维护、菜式、商品、用品进货贩卖之使用等进行了约定。
　　2002年3月20日，王文政（甲方）与烟台市芝罘区蓝与白快餐店（乙方）签订了商标使用许可合同，双方约定，甲方将已经注册的使用在42类上的第1715904号商标，许可乙方使用（在）42类快餐馆商品上；许可使用的期限自2002年4月至2007年4月（自餐厅营业起算，共五年整），许可使用的地点限于烟台市芝罘区南大街166号。合同期满，如需延长使用时间，由甲乙双方另行续订商标使用许可合同；乙方必须在使用该注册商标的商品上标明自己的企业名称和商品产地。乙方不得任意改变甲方注册商标的文字、图形或者其组合，并不得超越许可的商品范围、超越许可的时间范围及超越许可的地点使用甲方的注册商标。之后，王东刚于2002年4月19日取得了个体工商户营业执照，字号名称为“烟台市芝罘区蓝与白快餐店”。
　　随后，王东刚在烟台市芝罘区南大街166号经营烟台市芝罘区蓝与白快餐店。店面装潢分为上下两层。在一层的顶端外墙的装潢按照从左至右的顺序，分别为：1、第四十八店；2、整体为蓝色、上边蓝白相间的长方形中标有NT字母，长方形下方为B&W；3、上方为蓝色字体的“蓝&白”，该字体上方为注册商标标志，下方为黑色字体的英语BLUE&WHITE；4、呈倒品字形与正品字形连接的蓝色方块中的四个黄色汉字：快速餐饮；5、黄色长方形中蓝色汉字：清粥、小米、米饭、套餐；汉字下方为英语“food china enterprise”；6、“24小时营业”包含在黄色的长方形中；7、不显眼的蓝色字体的“来自台湾的美食”。上述7个组合的下方为蓝白相间的方块。二楼外面是两个长方形组成的玻璃幕墙，中间立柱及幕墙右边也是蓝白相间的方块。二楼顶端外墙，最上端为蓝白相间的一条直线，与之平行的是黄色为主色调的一长方形方块压在中间的蓝色椭圆上，重叠部分是蓝色字体的“蓝&白”，王东刚对此解释为系使用其商标的行为。店面外装潢没有“烟台市芝罘区蓝与白快餐店”的企业名称。店面门外为两块长方形的价目牌，分别标明“蓝&白早餐”、“蓝&白系列”和“蓝&白早餐港式系列”。“蓝&白早餐”、“蓝&白系列”里载明的食品分别为豆浆、油条、烧饼、馄饨、面条、小米粥、排骨包、叉烧包、芸豆包、韭菜包、八宝粥、绿豆粥。
　　2001年1月8日王文政申请了招牌（蓝白）外观设计专利，2001年9月19日授权公告，专利号为01316501.1，使用外观设计的产品名称为招牌（蓝白），其主视图与王东刚一楼顶端外墙装潢6个组成部分相比，除了缺少1中的B&W、2中的注册商标标志、5、6部分外，其他部分基本一致。
　　烟台蓝白公司提交的烟台市蓝白食品市场调查分析报告，经庭审质证，王东刚不认可，认为是烟台蓝白公司的个人行为。经查证，2003年4月16日，烟台蓝白公司与烟台市城市社会经济调查队（以下简称烟台市城调队）签订了《烟台市蓝白食品市场调查》项目协议书。约定烟台蓝白公司委托该队对烟台市蓝白食品市场调查进行组织实施和监控；调查对象、调查数量及调查方式为烟台市市区居民100人，采用街头拦截调查方式。原告付给该队费用2000元。2003年4月15日（先有批复，后有协议），烟台市统计局以烟统核[2003]30号作出了对烟台市城调队《关于进行蓝白食品消费市场调查的申请》的批复。称“烟台市城调队：你队烟城调[2003]3号文收悉，经研究，同意你们制发《蓝白食品消费市场调查问卷》（表号为烟城调01号），在烟台市芝罘区范围内开展蓝白食品市场需求头部问卷调查。本调查为一次调查。请你们严格按照调查问卷的调查范围、调查方式等执行并在调查问卷印制下发的同时，报烟台市统计局核算科一式两份备案，在调查结束后将调查结果报烟台市统计局核算科一份。”之后，2003年4月17日烟台市城调队进行了市场调查，4月18日出具了分析报告。烟台市城调队共拦截160人，有45人拒绝访问，11人不符合条件，104人成功访问。其中103份为有效问卷，1份为无效问卷。分析报告总的情况为：蓝白食品这一品牌在烟台市区的认知率达到90.43%；103份有效问卷中，有98人在最近6个月内买过或消费过蓝白食品，覆盖面达到95.15%；对蓝白食品的综合评价为“满意”的，占80.61%，比较满意的占19.39%，不满意的为0；认为原、被告之间有关系的占74.76%，这其中67.96%认为二者是同一家公司，6.80%认为是连锁店、下属关系。认为二者没有关系的占15.53%。
　　烟台蓝白公司主张王东刚存在恶意侵权行为，一是其故意隐瞒其真实企业名称，在其快餐店的门头匾上赫然注明其“名称”为“蓝&白”，突出使用“蓝”、“白”二字，使公众误认为是“蓝白”，二是其故意在其招揽顾客的价目牌上突出使用“蓝”、“白”二字，同时，王东刚没有按照国家规定使用其“烟台市蓝与白快餐店”企业名称，因而侵犯了烟台蓝白公司的注册商标专用权和企业名称权。
　　一审院认为，本案所涉及的注册商标专用权和企业名称权均是经法定程序确认的权利，分别受商标法律、法规和企业名称登记管理法律、法规保护。商标专用权人和企业名称权人应依法在各自经核准的范围内使用，并遵循诚诚实信用等原则。
　　
　　本案中，原告的第962086号商标与被告被许可使用的商标均为经国家商标局核准的注册商标，其注册商标专用权均应依法得到保护。虽然原告的注册商标与被告被许可使用的注册商标分别为商品商标与服务商标，原告注册商标核定使用的商品为第30类，被告被许可使用商标核定服务项目为第42类，但是，它们是国家商标局按照《商标注册用商品和服务国际分类》予以划分的。这种分类是根据商品的原料、用途、性能、制造方式或者服务性质等标准，按照物以类聚的方法，分成若干类，供商标注册使用分类，是为了便于商标授权时进行行政审查。而商标侵权中判断商品是否类似是以一般意义上的“消费者”的认识水平为基准而作出的判断，因此，即使在商品分类表中为一类商品，如果在消费者的认识上存在明显区别，也不构成类似商品；反之，如果在消费者的消费习惯上区别不明显，即使在商品分类表中分属不同类别，仍可以认定为类似商品。根据最高人民法院法释[2002]32号《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的有关精神，商品与服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆的为商品与服务类似。认定商品和服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断。本案中，从普通消费者的角度出发，通过对第30类商品与第42类服务相比较，第42类服务所使用的商品与第30类商品大多数相同或类似，应当认定原告注册商标核定使用的商品与被告注册商标核定的服务相类似。
　　尊重在先权利，保护在先权利，是处理知识产权权利冲突中的一项原则。本案中，原告烟台蓝白食品有限公司的注册商标早在1998年8月经受让取得，经过其努力培育，在2001年原告使用在面食制品上的“蓝白”商标被评为山东省著名商标，原告也在当地享有了较高的知名度。烟台市城市社会经济调查队的分析报告所载明的蓝白食品这一品牌在烟台市区的认知率达到90.43%，综合评价满意率达80.61%就充分证明了这一点。被告2002年3月被许可使用的商标系2002年2月14日在国家商标局获准注册，该商标由图形与文字组成，其中文字部分为“蓝&白”。对于当地的普通消费者来说，“蓝&白”与“蓝白”称呼起来并无什么不同。由于被告被许可使用的商标注册在原告商标之后，被告在使用过程中，必须尽到善意的、合理使用的义务，对在先的权利进行合理的避让。其在烟台市芝罘区蓝与白快餐店的门头装潢中应当正确使用商标，以使消费者区别商品或服务的不同来源。然而，被告在其门头装潢及价目牌的使用过程中，既未正确地使用其由图形与文字组成的商标，亦未突出使用“来自台湾的美食”字样，以区别商品或服务的来源，而是突出使用“蓝&白”，且将其使用“蓝&白”的行为解释为使用该注册商标的行为，客观上造成了与原告的商标几乎相同的强烈标识效果，已经给相关公众造成了混淆，烟台市城市社会经济调查队的分析报告即为最有力的佐证。被告的行为系超过正当界限行使其权利，侵犯了原告的商标权。被告主张其一楼顶端外墙的装潢系其外观设计专利，但因其是在后的权利，也不能对抗原告在先取得的注册商标专用权。
　　经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。《中华人民共和国民法通则》第九十九条第二款规定，“法人、个体工商户、个人合伙享有名称权。企业法人、个体工商户、个人合伙有权使用、依法转让自己的名称。”，我国的企业名称是由由行政区划、字号、行业、组织形式依次组成的。其中字号是企业名称最重要的组成部分，是名称中最显著、最具有识别作用的内容，其与该企业的商业信誉、产品或服务质量紧密相连，可以产生较强的广告效应和公众影响力，其作用是将其与同行业其他企业区分开来。原告烟台蓝白食品有限公司中的字号“蓝白”已为当地普通消费者所熟悉，具有较高的知名度，烟台市社会经济调查队的分析报告中载明的“蓝白食品这一品牌在烟台市区的认知率达到90.43%”已经充分认证了了烟台市的消费者对“蓝白”的认知程度。原告作为合法成立的企业，其企业名称是经过合法取得的，应受法律保护，其有权禁止在烟台市范围内任何对其企业字号的非法使用。被告一是将其烟台市蓝与白快餐店开设在与原告同一行政区域—烟台市芝罘区；二是与外地连锁店的名称相比，其在工商登记中登记的企业名称单独出现了蓝与白的字号，三是其未依照法律规定，在其门头装潢上使用其依法注册的“烟台市芝罘区蓝与白快餐店”的名称，却突出使用“蓝&白”。如前所述，对于普通消费者来说“蓝&白”称呼起来与“蓝白”并无什么不同。从而使消费者认为被告的服务与原告的服务有联系，造成了消费者对不同营业主体的混同，侵犯了原告的名称权。
　　综上，被告的行为已经侵犯了原告的商标权及企业名称权。被告应立即整顿门头牌匾及价目牌，停止因突出使用“蓝&白”而侵犯原告的商标权和企业名称权的行为，并向原告赔礼道歉，消除影响。原告烟台蓝白食品有限公司请求被告赔偿损失10万元，未向本院举证证实被告在侵权期间因侵权所获得的利益和原告在被侵权期间所受到的损失，本院考虑本案侵权行为的性质、期间、后果及原告制止侵权行为的合理开支等因素，确定被告赔偿原告损失的数额为10000元。原告烟台蓝白快餐有限公司撤回对被告的起诉，符合法律规定，本院应予支持。依据《中华人民共和国商标法》第五十二条第（五）项、《中华人民共和国商标法实施条例》第五十条第（一）项、《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第五条第（3）项、《中华人民共和国民法通则》第九十九条第二款之规定，判决如下：一、被告王东刚应自本判决生效之日起立即整顿门头牌匾及价目牌，停止因突出使用“蓝&白”而侵犯原告烟台蓝白食品有限公司注册商标专用权及企业名称权的行为。二、被告王东刚于本判决生效之日起15日内在《烟台晚报》公开声明向原告烟台蓝白食品有限公司赔礼道歉，消除影响（声明内容须经本院审定）。三、被告王东刚于本判决生效之日起十日内赔偿原告烟台蓝白食品有限公司10000元。四、准许原告烟台蓝白快餐有限公司撤回对被告王东刚的起诉。五、驳回原告烟台蓝白食品有限公司的其他诉讼请求。
　　被告王东刚不服一审判决提出上诉。在二审审理过程中，经法院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：一、王东刚在调解书生效之日起三个月内对门头牌匾（含二楼）及价目牌进行整顿，要求突出来自台湾的美食，具体要求：“台湾美食蓝&白”字体一样大或“台湾美食”大一号字体，“蓝&白”小一号字体；二、王东刚补偿烟台蓝白食品有限公司经济损失10000元；三、其它责任互不追究；四、一审、二审案件受理费双方按预交各自承担。
　　二、评析
　　从商标的功能来看，商标是一种区别性标志。商标是用来区别一个企业出售的产品和与其竞争的企业出售的同类产品。商标权是一种法定专用权，但商标权不是一种绝对的特权，禁止他人侵犯自己的商标权，自己也必须正当行使其商标权，不得以行使商标权为名侵害其他人的商标权。不当行使商标权的商标侵权是两种商标权之间的权利冲突。
　　正当行使自己的权利是法律对权利的应有之义，也是诚实信用原则对权利行使的基本要求。商标权人享有了注册商标权，在行使其注册商标权时自然也应当正当的合法的行使。但现实中却有一些商标权人非正当行使其商标权。
　　商标的基本功能在于其区别性或识别性。商标是为了区分不同的生产者、销售者以及服务的提供者，防止消费者产生混淆。商标权人未与他人商标作出应有的区别是对商标基本功能的违反。正如霍尔姆斯大法官所指出，商标不是禁忌。无论怎样变化，商标的基本功能是保护商标对产品或服务来源的正确区别。商标的区别功能要求商标权人正当行使商标权并在可能产生商标与商标所标示的商品和服务混淆时作出必要的应有区别。商标作为一种区别性标志，消费者就是根据商标的不同而方便地进行商品和服务的选择，并不致其对商品和服务的来源和提供者产生混淆。
　　尊重在先权利，保护在先权利，是处理知识产权权利冲突中的一项原则。本案中，原告烟台蓝白食品有限公司的注册商标早在1998年8月经受让取得，经过其努力培育，在2001年原告使用在面食制品上的“蓝白”商标被评为山东省著名商标，原告也在当地享有了较高的知名度。烟台市城市社会经济调查队的分析报告所载明的蓝白食品这一品牌在烟台市区的认知率达到90.43%，综合评价满意率达80.61%就充分证明了这一点。被告2002年3月被许可使用的商标系2002年2月14日在国家商标局获准注册，该商标由图形与文字组成，其中文字部分为“蓝&白”。对于当地的普通消费者来说，“蓝&白”与“蓝白”称呼起来并无什么不同。由于被告被许可使用的商标注册在原告商标之后，被告在使用过程中，必须尽到善意的、合理使用的义务，对在先的权利进行合理的避让。其在烟台市芝罘区蓝与白快餐店的门头装潢中应当正确使用商标，以使消费者区别商品或服务的不同来源。然而，被告在其门头装潢及价目牌的使用过程中，既未正确地使用其由图形与文字组成的商标，亦未突出使用“来自台湾的美食”字样，以区别商品或服务的来源，而是突出使用“蓝&白”，且将其使用“蓝&白”的行为解释为使用该注册商标的行为，客观上造成了与原告的商标几乎相同的强烈标识效果，已经给相关公众造成了混淆，烟台市城市社会经济调查队的分析报告即为最有力的佐证。被告的行为系未与原告在先的商标进行区别，超过正当界限行使其商标上的权利，侵犯了原告的商标权。被告虽主张其一楼顶端外墙的装潢系其使用的外观设计专利，但因该外观设计专利与原告的商标权相比是在后的权利，故不能对抗原告在先取得的注册商标专用权。在烟台市应当正确使用商标，被告应当停止在其芝罘区蓝与白快餐店的门头装潢中使用其商标造成相关公众与原告的商标混淆的行为，以使消费者区别商品或服务的不同来源。(文起)
                                                                                  摘自＜山东省知识产权审判网＞