涉及多个商标的商标侵权诉讼中商标对比的原则及商标合理使用抗辩——烟台金华粉丝有限

一、基本案情上诉人（原审被告）：烟台金华粉丝有限公司

　　上诉人（原审被告）：烟台市招远龙口粉丝加工总厂

　　被上诉人（原审原告）：中粮山东粮油进出口公司

　　中粮山东粮油进出口公司（以下简称中粮公司）享有三项商标权，其中第382121号注册商标是小篆体的“龙”字（以下简称“龙”字商标），第692151号注册商标是由两条龙及英文字母组成的组合商标（以下简称双龙商标），两条龙的龙身向上、龙头和龙尾分别相对，呈长方形，右侧龙头的下方有“LUNGKOW”英文字母；第1178983号注册商标是由英文字母“LUNGKOW”组成的文字商标。中粮公司在获得上述注册商标专用权后，在其销售的粉丝产品的包装装潢中将上述三个商标长期组合使用。1997年12月31日，中粮公司的双龙图形商标被山东省工商行政管理局评为山东省著名商标。1994年中粮公司根据《马德里协议》将双龙图形商标在29个国家进行注册获准。

　　2002年3月，青岛海关扣留了烟台金华粉丝有限公司（以下简称金华公司）、烟台市招远龙口粉丝加工总厂（ 以下简称龙口加工厂）向马来西亚出口的包装上带有双龙图形的粉丝11700千克。中粮公司认为金华公司、龙口加工厂的行为侵犯了其注册商标专用权，向法院提起诉讼。金华公司、龙口加工厂被海关扣留的粉丝包装袋图案中有两条龙，两条龙的龙身向上，呈波浪形，龙头和龙尾分别相对，龙头之间印有被告的“双塔”注册商标，龙头的上方有篆体的“龙口粉丝”四个字及英文“LUNGKUW VERMICELLI”。

　　二、争议焦点问题：

　　本案当事人争议的焦点有在于：一、将两被告的产品包装与原告3项注册商标进行对比确定侵权与否应采用的原则。二、两被告在其产品的包装上使用篆体的“龙”字和英文“LUNGKUW”，是否属合理使用。

　　三、一、二审审理结果

　　一审法院认为：金华公司、龙口加工厂在其商品包装装潢中使用的篆体“龙”与中粮公司的注册商标基本相同，“LUNGKUW”与中粮公司的注册商标“LUNGKOW”只有一个非主要位置的字母不同，而这种不同是极易被忽略的，构成相近似。将金华公司、龙口加工厂在其商品包装装潢中使用的双龙图形与中粮公司的注册商标比对可以看出，除龙身形态和色彩的差别外，二者构图的其他构成部分基本相同。考虑到中粮公司将篆体“龙”字、“LUNGKOW”和双龙图形商标经组合，在其销售的粉丝包装装潢中长期使用、宣传，从而使上述三个商标作为整体在相关消费者中具有了较强的显著性。因此，在进行是否构成侵权的判断时，法院采用以普通消费者的眼光，注重整体判断，而不过分强调局部差异的判断标准。本案中金华公司、龙口加工厂将与中粮公司注册商标基本相同或相近似的篆体“龙”字、“LUNGKUW”及双龙图形同时在其产品的包装装潢中使用，而且采用与中粮公司基本相同的使用方式。应认定其主观上具有借助中粮公司商标经长期使用宣传在相关消费者中形成的的影响力销售自己的产品的故意，该行为足以导致相关消费者对其产品的真实来源、质量水平等产生误认，因此金华公司、龙口加工厂的行为侵犯了中粮公司的注册商标专用权。

　　本案中粮公司在其注册商标中使用的篆体“龙”字有其特殊性。中粮公司的另一注册商标“LUNGKOW”的发音与中国城市地名“龙口”的发音相似，但是在表现形式上与汉语拼音“longkou”有明显的区别。中粮公司的上述两项注册商标在其具有知名度的粉丝包装上长期使用，已经为消费者所接受。且注册商标专用权为法定权利，一经授权，即应依法予以保护。因此，两被告在其粉丝包装上使用与中粮公司“龙”字、“LUNGKOW”注册商标基本相同或相似的“龙”字、“LUNGKUW”的行为，不属于合理使用。

　　一审法院根据《中国人民共和国商标法》第五十二条第五项、第五十六条第二款以及《中华人民共和国民法通则》第四条、第一百三十四条第一款第十项的规定，判决一、金华公司与龙口粉丝加工总厂立即停止侵犯原告“龙”字、“LUNGKOW”及双龙图形注册商标专用权的行为；二、金华公司与龙口粉丝加工总厂于本判决生效后十日内共同赔偿原告经济损失人民币五万元；三、金华公司与龙口粉丝加工总厂于本判决生效后十日内以书面形式向原告赔礼道歉，内容须经法院审核。如被告拒绝履行，法院将本判决主要内容在有关报纸上刊登，费用由两被告负担。四、将被法院查封的带有侵犯原告注册商标专用权文字、图形的产品包装予以销毁。五、驳回原告的其他诉讼请求。

　　金华公司、龙口加工厂不服上述判决，提出上诉。本案二审审理中，当事人自行达成和解协议，上诉人要求撤回上诉，二审法院以裁定准予撤诉。

　　四、法官点评

　　本案二审虽然以当事人撤诉结案，但案件涉及的诸多法律问题，仍具有一定的探讨价值。本案作为一起商标侵权纠纷案件，其复杂之处在于原告诉称被告以同一项行为侵犯其多项商标权，涉及到对多个商标进行对比确定侵权与否应采用的原则问题。并且，本案中被告还诉讼中采用了合理使用的侵权抗辩，这一问题引发的相关思考无疑会丰富我们的商标司法保护实践。

　　一审法院采取整体对比的方法对双龙图案是否与中粮公司“双龙”商标构成相同或近似问题上做出的判断并无不当，但笔者认为在多个商标被侵权时商标对比的原则与方法及对商标合理使用的界定问题上仍存在尚需商榷之处。

　　（一）多个商标被侵权时商标对比的原则

　　一般情况下，判断商标相同或近似的方法已为司法界所熟知，但在一案中涉及几个商标被侵权时应采取的判断标准，在司法界却存在不同认识。

　　本案中粮山东公司以其3个注册商标被他人用于一产品包装为侵权事由提起诉讼，一审法院在做出侵权认定时考虑到原告将篆体“龙”字、“LUNGKOW”和双龙图形商标经组合，在其销售的粉丝包装装潢中长期使用、宣传，使上述三个商标作为整体在相关消费者中具有了较强的显著性，从而结合其它方面做出与商标近似的认定。

　　笔者认为，本案虽然涉及多个商标，但法院在做出侵权判断时仍应依据现有法律规定，以注册商标专用权的权利范围为基础，确定被控侵权对象是否与注册商标相同或近似，并足以造成消费者误认，从而做出是否构成侵权的判断。在进行具体判断时，应将诉请保护的三个注册商标与被控侵权对象分别比较，以普通消费者的注意力是否造成误认为标准，针对三个商标的构成要素分别做出认定。本案中权利人诉请保护的是商标并非包装装潢，涉案三个注册商标的组合使用在包装上，是作为装潢使用，该商品本身另有其它商标，因此三个注册商标的组合使用，不是商标意义上的使用，不能在商标意义上增强其显著性，亦不应影响商标侵权判断标准。一审法院做出对双龙商标构成侵权的判断是正确的，但不应将三个注册商标的组合使用视为判断依据之一，该种认识，实质上是将商标与包装装潢相混同。

　　（二）商标合理使用

　　商标合理使用，是指在考虑到商标所有人及第三方的合法利益的情况下，将他人的注册商标在自己的商品或服务上善意地作叙述性使用。

　　1、商标合理使用的理论基础

　　从理论层面上分析，商标合理使用的基础来源于权利衡平原则。知识产权制度是一种合法垄断制度，也应该是一种合理、合情的垄断制度。合理、合情、合法的垄断制度应当建筑在利益平衡的基石之上，利益平衡的基石又应因应情势的变化而调整，以避免利益失衡，维持利益平衡。[1]在权利衡平原则基础上的民事权利，特别是知识产权权利在划定范围时应有所限制，避免使社会公众的利益遭受侵害。我们在强调对商标保护的同时，也应注意不能超越合理的权利范围，商标权利限制也因此而产生。商标合理使用即是与商标权利限制相对应的概念，商标合理使用可以成为侵权诉讼的抗辩理由，对于一些商标的合理使用，应排除在禁止之一列。

　　从制度层面上分析，商标合理使用的源于商标法的立法本意。目前，各国商标法一般将制止“混淆的可能”视为商标保护的核心，商标法的立法本意在于制止消费者“混淆的可能”，避免消费者利益受损。商标侵权理论中，混淆是商标保护的评判标准，消费者是否能将商品或服务与提供者正确地联系在一起而不发生混淆，是商标保护的标准。正如欧共体指出，“商标的基本功能是确保投放市场的商品来源一致，从而使消费者或终极用户能够将这些产品同来自其它厂商产品区别开来，而没有混淆可能”[2].商标法的立法宗旨在于制止商品来源的混淆，制止商标假冒和仿冒也是以此为基点的。从商标立法目的着眼，商标使用权的行使在于保证商家对消费者作如实的陈述、说明，商标禁止权的行使是为了阻止他人将商品作为商标权人的商品出售，反之，当商标的使用仅旨在明示真实情况而并无通过制造混淆欺骗公众时就不应禁止。

　　2、 商标合理使用的判定[3]

　　美国兰哈姆商标法规定，商标的合理使用允许非商标权人在词汇的第一含义上作描述性使用，这种使用不会导致消费者对商品或服务来源的误认。上述规定对我国的商标司法保护有一定的借鉴意义。法官在商标侵权认定时应根据法律和商业道德来衡量行为人是否正当使用商标，至少应考虑以下几个方面：（1）对他人商标的使用不是商标意义上的使用，即并非用于识别商品来源。（2）行为人对他人商标的使用有正当的理由，没有违反商业实践的诚实信用原则。（3）仅限于在自己的商品或服务上善意地作叙述性使用。

　　一般情况下可能构成商标合理使用的商业性使用有以下几种：

　　（1）对一些人名商标或地名商标的使用。地名商标即将地理名称直接登记注册为商标。由于大多数地名属公共领域的词汇，具有公共性的特点，法律对此类商标的保护有别于其它商标，法律保护性相对较弱。商标权人选择行政区划名称注册为商标时，应预见法律对地名商标的保护力度，不应当有过高的期望值，即不能绝对排斥他人对该地名的合理使用。当使用人使用地名商标时仅意在表明产地或地理来源，则该行为不应被禁止。此外，行为人对姓名享有民事权利或对该人名商标仅作说明性引用时，不应将对人名商标的该种使用行为视为商标侵权。

　　（2）对他人商标的叙述性使用。2002年公布实施的《商标法实施条例》第49条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。为了说明商品的型号、质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，商家可能会使用他人商标，这一情况下，如果商家显而易见是作叙述性、说明性使用，如在此商标前注明“主要成分”、“功能”等说明性词语，则应视为合理使用。

　　（3）在商品上使用了他人的商标，但使用者并无使用该文字和图形作为商标的主观意图，而且在客观上根本不足以标识商品的来源，消费者一般不会基于该文字和图形就混淆商品，那么这种使用就不会侵犯商标权，而属于合理使用的范畴。

　　3、本案商标合理使用的判定

　　本案中篆体“龙”商标、“LUNGKOW ”商标均是中粮公司的注册商标，金华公司、龙口加工厂在其产品包装上使用了篆体“龙口粉丝”与“LUNGKUW ”。

　　金华公司、龙口加工厂对“龙”字使用属合理使用，不构成商标侵权。理由如下：一方面，金华公司、龙口加工厂对“龙”字的用意，在于与其他文字组合使用组成“龙口粉丝”的字样，用以标识产品原产地，并非在商标意义上的使用。“龙口”为地区名称，属于公共词汇，在地名意义上应列为公用范畴。篆体“龙”商标注册人虽然因注册而享有专用权，但篆体“龙”亦属公共词汇，商标注册人的权利应受到限制，不能排除他人叙述性地使用该字。另一方面，本案中金华公司、龙口加工厂产品包装上使用了篆体“龙口粉丝”，但并未对“龙”字作突出使用，对“龙”字在“龙口粉丝”中的使用在客观上根本不足以标识商品的具体生产厂家，毕竟在烟台这一地理区域范围内使用“龙口粉丝”名称的厂家很多，消费者基本不会仅基于“龙口粉丝”四个字而混淆商品的具体来源。故金华公司、龙口加工厂对“龙”的使用行为应构成合理使用，不构成对“龙”商标专用权的侵犯。

　　金华公司、龙口加工厂在其产品包装上使用“LUNGKUW ”不属合理使用。理由如下：本案中“LUNGKOW”商标经国家工商行政管理机关核准注册，尚在有效期内。“LUNGKOW”发音与中国城市地名“龙口”的发音相似，但是在表现形式上与汉语拼音“longkou”拼写方式有明显的区别。金华公司、龙口加工厂主张“LUNGKOW　VERMICELLI”是龙口粉丝的英文名称，但其未能提供证据证明“LUNGKOW”是“龙口”的英文名称或为公众所知的公共词汇，也不能证明除其在产品上使用外还有其他公众也将“LUNGKOW”用作“龙口”的英文名称使用。况且，金华公司、龙口加工厂本身就在同一产品包装上同时使用了“LUNGKOW”与“LUNGKUW” 两种拼写作为“龙口”的英文表述方式，因此认定金华公司、龙口加工厂关于“LUNGKOW　VERMICELLI”是龙口粉丝的英文名称的抗辩理由不能成立，对“LUNGKUW”的使用不应视为合理使用。

　　[1] 吴汉东、胡开忠：《走向知识经济时代的知识产权法》，法律出版社，第233页

　　[2]参见欧共体法院Hag II案判决书。

　　[3] 本文仅考虑商业性使用，对非商业性使用不在本文考虑之列。