新专利法和相关司法解释颁布后，我院在审理此类案件时遇到了一些问题，按照最高院和省院的部署，我庭专门进行了研讨，现汇总如下：
一、对《专利法》第10条第3款的理解问题。
当事人签订专利转让合同后，未到国务院专利行政部门登记，该合同是生效，还是只成立而未生效，如何保护。
我院在处理此类案件时存在争议，一是在（2002）佛中法知初94号案中，即以当事人未到国务院专利行政部门登记为由，认定该转让行为未生效。同时在（2002）佛中法知初111号案中，虽然当事人未到国务院专利行政部门登记，但认定该专利转让协议合法有效，要求当事人补办登记手续。
二、合法来源如何认定。
销售商以侵权产品具有合法来源抗辩的，举证应到何种程度。合法的来源应包括合法的进货渠道、买卖合同、产品价格合理、要有发票证明等，但现今市场交易还不规范，当事人有的提供了收据、进出仓单、有的提供证人证言（包括提供侵权产品一方的自认）的情况下，如何认定，是否需要从严把握。
我院在审理此类案件时存在争议，合议庭有不同的理解和看法：一是在（2002）佛中法民三初第103号案中，被告提供了送货单、收据来证明侵权产品有合法来源，经我院核实，认为被告能证明其产品来源合法，故作出不承担赔偿责任的判决。而在（2002）佛中法民三初第76号案中，被告提供了供货商的声明、供货商的送货单及出库码单，我院认为证据不充分，没有认定侵权产品有合法来源。
三、多余指定原则在诉讼中的适用。
按照规定，多余指定原则法院不应主动适用，但由于大多数当事人和代理人对知识产权案件不熟悉，从而导致不能正确表达本意，应该得到保护的保护不了，法院是否可以就此问题进行诉讼引导，另外多余指定原则在什么情况下适用。
四、“监制”如何定性。
专利侵权纠纷中，在产品的外包装、说明书、宣传单上印制XXX厂（公司）监制，该行为如何定性，是不构成侵权，还是共同侵权。
我院在审理时有两种观点，一种认为监制也是一种生产行为，构成共同侵权。另一种认为监制是对产品质量的监督，不属于生产行为。
五、用专利权人的零部件进行组（拼）装的行为，如何定性。
被告是原告产品的销售商，其将原告因质量退货的产品进行拆解，利用零部件组（拼）装成新产品进行销售，是否构成侵权。利用部件组装，能否视为专利权人权利用尽。
我院在审理（2002）佛中法知初19号案中时，认为：一、侵权人购买的是整套专利产品，不是某个零部件；二、由于质量问题可更换或退款。侵权人无权对拆解下来的不合格部件进行重新生产、加以组装。因此用专利权人的零部件进行组装亦构成侵权。
六、举证责任的分配和转移。
原告举交了被告销售侵权产品的收据和产品实物，被告对收据的真实性没有异议，但认为原告举交的产品实物不是自己销售的产品（没有证物），在这种情况下，原告的举证责任是否完结，是否已发生转移。
例如：我院在审理（2000）佛中法知初127号案时，原告提供了购买被告产品的收据及被控产品作为证据，被告认为原告举交的被控产品不是自己生产的，原告举证未完结。本院认为被控产品的外包装所标明的生产厂家、产品说明书、保修卡、标卡均标明被控产品的生产厂家是被告，而被告虽否认产品但无证据证实，至此，原告的举证已经完结，举证责任转移给被告。
该案上诉后，省院在（2001）粤高法知终字第79号案中，认为原告举证没有完成，举证责任还没有转移到被告，被告无须举证就可以否定原告的主张。
两级法院的分歧在于举证责任转移的界定，即何时发生转移。
七、如何界定“新产品”。
按照《关于民事诉讼证据的若干规定》第四条，因新产品制造方法发明专利引起的专利纠纷举证责任倒置，那么如何界定“新产品”，建议有具体的司法解释来界定。
八、技术鉴定问题。
鉴定一般依据当事人的申请，但知识产权案件比较特殊，一般情况下法官自行判断，但遇到技术含量较高的专利，法官往往不知如何对比，在这种情况下，法院往往要求进行鉴定，如果双方当事人均不予配合，如何处理？是就此驳回原告的诉讼请求，还是被控侵权产品落入原告专利的保护范围。例如（2003）佛中法民三重字第1号许汉池诉汪元武、顺德市龙江坦东海绵厂案，就涉及这类问题，该如何处理。
九、等同原则的适用。
在发明和实用新型侵权案中，被控侵权产品缺少一个必要的技术特征不构成侵权，但如果故意省略个别必要技术特征，使之在性能和效果上变劣，是否适用等同原则，且如何判断“变劣”。
例如在（2002）佛中法知初第49号案中，以被告故意省略个别必要技术特征，使之在性能和效果上变劣，构成技术等同，因此判定被告侵权。
十、行政处理与民事诉讼的衔接。
当事人申请对侵权人行政处罚后，又向法院请求判令侵权人停止侵权和赔偿的，法院仍应就当事人的诉讼请求进行全面审查毋庸置疑，但我院在审理时遇到一个问题，就是行政机关处理后，对被控产品予以销毁，从而导致在民事诉讼中无法进行技术对比，涉及外观设计专利、实用新型和发明专利的如何进行。如就此驳回原告的诉讼请求，是否有违公平原则。
我院在审理（2002）佛中法民三初字第79号案时，该案技术性较强，无法对比，技术上是否侵权无法判断。本院据此驳回原告的诉讼请求。
十一、依据许可费确定赔偿数额的问题。
我院在审理此类案件时，为防止当事人为诉讼而倒签合同，伪造证据，一般均从严掌握。例如（2002）佛中法民三初字第71 号案，原告已与他人订立了专利实施许可合同并已备案，但原告只提交了支票，而未提交银行进帐单或提交证实该款确已支付的凭证，同时原告又未提交转让合同已实际履行的相关证据，因此我院对原告依据许可费要求被告赔偿的请求没有支持。
十二、确定被告有合法来源后诉讼费和合理费用的承担问题。
虽然被告提供了合法来源，但被告的行为还是构成侵权，因此根据公平原则，购买侵权产品的费用、律师费、公证费和调查费等仍应由被告承担。例如（2002）佛中法民三初字第103号案就是按此判决的。
佛山市中级人民法院 |
