江苏华东机房（集团）公司诉武进市红日机房设施厂侵犯外观设

  「案情」

    原告：上海大华化轻工业公司（以下简称大华公司）。

    被告：孔德凯，男，50岁，无锡六合微电子技术研究院院长。

    1987年6月，大华公司与孔德凯经中介人介绍，双方签订了一份“转让安全节能电镀循环过滤加热器专利申请权合同”。合同约定：孔德凯将自己的非职务发明“安全节能电镀循环过滤加热器”的专利申请权转让给大华公司，由大华公司自主办理专利申请，孔德凯永远放弃本产品实用新型专利申请权，即使大华公司只实施，未申请专利，孔德凯也不提出申请；大华公司同意支付给孔德凯专利申请权转让费10万元，付款方式是：合同签约后预付5万元，合同公证后补付5万元；合同签字生效后，即由大华公司到公证机构办理公证手续。合同还约定，以后不论大华公司在生产中的经济效益如何，孔德凯无权再要求大华公司支付报酬，亦不承担经济退回风险。

    合同签订后，大华公司分二次支付给孔德凯转让费6万元（一次1万元，一次5万元），但未按合同规定办理公证手续。孔德凯认为大华公司未按约支付转让费，便于1987年7月23日向中国专利局提出专利申请。1988年6月1日，孔德凯申请的专利经中国专利局公告。据此，大华公司向上海市中级人民法院起诉，要求孔德凯返还转让费6万元，并赔偿违约金1万元。

    被告辩称：合同规定合同签字生效后，即由大华公司到公证机构办理公证手续，然而大华公司既未去办理公证手续，也未按照合同约定的方式支付转让费，已构成违约在先。其向专利局申请专利的行为，不影响转让合同的履行。

    「审判」

    一审法院经审理后认为：原告大华公司与被告孔德凯于1987年6月签订的专利申请权转让合同有效，原、被告双方应恪守履行。被告孔德凯在签约后又自行申请专利，属违约行为。故其根据合同收取的专利申请权转让费应全数退还。合同未规定违约金，故原告起诉要求被告赔偿1万元违约金不予支持。本案系被告违约引起诉讼，诉讼费应由被告负担。根据《中华人民共和国经济合同法》第六条、第三十二条第一款之规定，判决：

    一、原、被告1987年6月签订的“转让安全节能电镀循环过滤加热器专利申请权”合同予以解除；

    二、被告应返还原告专利申请权转让费6万元。
　　被请求人辩称：“设施厂”未仿造请求人的“96313203.2”号专利产品，所生产的502型带缺口的活动地板是根据日本专利公报及日本公司的产品目录等公开文件而制造的，生产、销售数量仅为105平方米，该产品若与专利产品相近似，也不是被请求人蓄意、故意行为。被请求人“设施厂”向本局提供的证据为日本专利一份。

　　经调查核实：本案涉及的是一种名称为“活动地板”的外观设计专利〈下称本专利〉，专利号为：96313203.2；申请日：1996年6月20日；颁证日：1997年7月4日；专利权人：江苏华东机房（集团）公司。1999年7月，武进市红日机房设施厂（作为乙方）与中国苏州工业园区国际大厦筹建处（作为甲方）签订了“苏州工业园区国际大厦地面楼层供应及安装活动架高地板”合同〈合同编号：SIPAC 99048〉，此工程中“设施厂”供应、安装带缺口（502型）活动地板105平方米。本局执法人员在苏州国际大厦内取得了带缺口活动地板实物照片，被请求人“设施厂”对本局取得的照片证据无异议。

　　《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定： “外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准”。依据上述法律规定，由本专利授权公告文件的视图可知，本专利的整体形状为一正方形板状体，正方形两侧中间部位有凹字形的缺口，主视图表面为平板，四角各有一双环相套的同心园；后视图为由28个同心园规则排列组成的图案，图案包围在边长略小于轮廓线边长的轮廓之中。

　　用本局取证照片中所展示的产品形状与本专利进行比较后看出，被控产品与本专利的差别仅在于被控产品的主视面上的凹字形缺口周围有一环绕缺口的双轮廓线图案，但此差别不能足以使人们在整体上对二者产生明显的视觉差异，因此，由于被控产品与本专利相近似，而落入本专利的保护范围。

　　随后，双方当事人向本局提交了涉案产品的税后利润材料：请求人提交的产品成本（含税）为150.12元/平方米；销售价为340.00元/平方米，销售价依据为1999年4月14日经审核后的一份销售合同。被请求人提交的产品成本（含税）为211.93元/平方米；销售价为196.00元/平方米，此产品为亏本销售。

　　根据查明的事实及侵权判定结果，本局经合议后认为：被请求入“设施厂”在此案的处理过程中，就涉案专利相关问题向本局作了实质性答辩，所生产、销售、安装的502型活动地板产品落入了请求入“机房公司”拥有的“96313203.2”号专利的保护范围，实施该行为的“设施厂”为侵犯专利权的侵权主体，应承担相应的侵权责任。被请求人提供的证据，即日本专利“DOUBLE FLOOR FOR OFFICE AUTOMATION”，公开日为1989年9月28日，虽然日本专利的公开日在本专利申请日以前，但该证据只有一幅产品的主视图和侧视结构图的一部份，无法反映出产品的准确形状和图案，所以该证据缺乏与本专利进行对比的条件，不能作为现有技术的证据来使用，对此证据本局不予采信。请求人提出的被请求人在上海金中广场、广州电力调度大楼也安装了侵权产品的主张，因无证据予以证明，故本局对其主张不予支持。根据公正原则，被请求入“设施厂”因实施了侵权行为，使拥有专利权的“机房公司”受到损害，其损失应由侵权人进行赔偿。双方当事人向本局提交的涉案产品税后利润材料中，其成本核算都未提交核算凭证依据，且两者之间的成本、销售价格差别较大，虽经本局调解，但未达成一致意见，因此本局裁定：涉案产品的成本价以被请求人提交的成本核算（含税）为准，但应剔除其中的安装费15.00元/平方米、运输费6.00元/平方米、搬运费6.00元/平方米，实际成本价确定为：184.93元/平方米；销售价以请求人提交的销售价为准，但应剔除其中的运输费、安装费20.00元/平方米，实际销售价确定为320.00元/平方米。涉案产品税后利润确定为135.07元/平方米。由于被请求人实施了侵权行为使请求人造成的直接经济损失为14182.35元。  一、原审上诉人与原审被上诉人之间对“转让安全节能电镀循环过滤加热器专利申请权合同”不再存在任何权益争议；原审被上诉人不再使用该安全节能电镀循环过滤加热器技术；

    二、原审被上诉人同意不再要求原审上诉人退还有关技术转让费用6万元；

    三、原一、二审诉讼费由原审被上诉人与原审上诉人各自承担。

    「评析」

    一、二审认定本案为专利申请权转让合同纠纷，系定性有误，在此基础上适用法律，便产生了法律适用错误。我国专利法第十条规定：“专利申请权和专利权可以转让”，“转让专利申请权或者专利权的，当事人必须订立书面合同，经专利局登记和公告后生效。”专利法第10条之所以对专利申请权转让和专利权转让作如此严格的形式要件的限制，立法本意是为了加强对已经提出专利申请的专利申请权和已经被授予专利的专利权的管理和保护。而对没有提出专利申请的“专利申请权转让”，则不在该法所调整和保护的范围之内。在实践中，根本没有也不可能将没有提出过专利申请的“专利申请权转让合同”报到中国专利局登记并公告。没有提出过专利申请的“专利申请权转让合同”，实质上不是专利申请权转让合同，而是一次性卖绝的非专利技术转让合同。当事人对法律不了解，将之称作“专利申请权转让合同”，系当事人对法律的误解，不影响合同的性质和实际履行。因此，再审认定该合同系非专利技术转让合同，是正确的。